In data 8 marzo 2019 è stato pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 23 marzo il decreto legislativo 20 febbraio 2019, numero 15 in attuazione alla Direttiva europea 2436 del 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d’impresa, con adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2424 del 2015 sul marchio comunitario, che insieme formano il cosiddetto Pacchetto Marchi.
Il decreto legislativo recentemente entrato in vigore andrà ad apportare sostanziali modifiche al Codice della Proprietà Industriale. Tali modifiche porteranno all’introduzione di nuove possibilità per le imprese anche di piccole e medie dimensioni che nel territorio nazionale rappresentano gran parte del tessuto industriale presente, per le quali è di preminente importanza la tutela del marchio, il quale è fondamentale all’interno delle aziende come asset immateriale che rappresenta parte del valore dell’attività stessa nel suo complesso.
Il Codice della Proprietà Intellettuale, già dal momento della sua entrata in vigore ormai più di un decennio fa, mette a disposizione delle imprese che vogliono interiorizzare nel proprio patrimonio il valore intangibile fisicamente, ma con un notevole riscontro in termini economici e di tutela della propria attività i beni immateriali derivanti dalla proprietà intellettuale, diversi strumenti, partire dalla registrazione e ai diritti ad essa connessi e all’opposizione alla registrazione del marchio identico o simile da parte di altri soggetti.
Con l’entrata in vigore della Legge 163 del 2007 il governo italiano è stato delegato ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione della direttiva europea 2436 del 2015 e il regolamento europeo 2424 del 2015, entrambi emanati con l’esplicita finalità di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri per la creazione di un mercato unico della proprietà intellettuale.
L’occasione non deve passare inosservata alle imprese italiane, che potranno godere di un ammodernamento del sistema attraverso l’inserimento di modifiche che potranno rendere ancora più completo il sistema della tutela del marchio d’impresa.
Tra le altre novità, il decreto legislativo 15 del 2019 semplifica, per le imprese che ne avranno la necessità, la possibilità di contestazione della decadenza e della nullità del marchio registrato introducendo uniformemente a quanto già in attuazione a livello europeo in precedenza, una procedura amministrativa semplificata per le contestazioni che abbiano ad oggetto la decadenza o la nullità di un marchio d’impresa registrato.
L’innovazione introdotta
L’innovazione che caratterizza l’introduzione del procedimento amministrativo introdotto dal decreto è la possibilità di far valere tali contestazioni per i marchi registrati senza l’obbligo di adire necessariamente l’autorità giudiziaria che si rinviene nella sezione specializzata in materia di impresa, comportando un risparmio per le imprese che decideranno di avvalersi di tale strumento sia in termini economici che di tempistiche evitando l’attesa dei tempi della giustizia.
La semplificazione e velocizzazione della procedura di nullità del marchio risulta essere un importante passo avanti per l’ampliamento della tutela in quanto viene richiesta in caso di sussistenza di diritti anteriori o nel caso in cui chi la richiede ritiene di aver subito la violazione di un diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo.
Il nuovo procedimento amministrativo è regolato da una serie di nuovi articoli inseriti all’interno del codice della proprietà industriale i quali sono compresi tra il 184-bis e 184-decies e si svolgerà semplicemente attraverso istanza scritta da depositare all’Ufficio italiano marchi e brevetti, il quale esaminerà i documenti corredati e la situazione ad oggetto della richiesta e provvederà a dichiarare la decadenza o la nullità del marchio d’impresa registrato.
Per quanto riguarda la domanda di nullità, può essere richiesta se il marchio non possedeva i requisiti idonei per la registrazione, oppure se il marchio d’impresa è stato registrato dall’agente o dal rappresentante senza che il titolare abbia espressamente dato consenso o non ci sia stata la presenza di un giustificato motivo, o se il marchio non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore, ipotesi ricorrente e per la quale l’impresa subisce il danno.
Ulteriore novità di rilievo per le imprese italiane è rappresentata dal divieto di atti preparatori alla contraffazione, iniziativa supportata consistentemente dall’Italia in sede di negoziati a causa del forte impatto negativo sull’economia nazionale.
Il problema contraffazione
Il fenomeno della contraffazione ha una presenza particolarmente elevata nel nostro paese, da sempre vittima di tale pratica.
Secondo un rapporto del Censis su dati Istat, si stima per le imprese italiane la grave incidenza di questo fenomeno che comporta una perdita di domanda che si aggira attorno ai 7.208 miliardi di euro.
Per contrastare ulteriormente in maniera efficace le pratiche di contraffazione, dalle disposizioni è prevista la possibilità per il titolare di un marchio di impresa registrato di poter vietare determinati atti eseguiti per la preparazione alla contraffazione attraverso la previsione del diritto di vietare a terzi l’apposizione del segno non solo sul prodotto ma anche al suo esterno, ad esempio se si ritrova su confezioni, imballaggi, etichette o su altri mezzi sul quale può essere apposto qualora si possa ritenere sussistente il rischio che tale utilizzo possa comportare delle violazioni dei diritti del titolare del marchio registrato.
La lotta alla contraffazione è supportata anche dalla previsione inserita nel decreto legislativo emanato lo scorso 14 febbraio, estensione dell’applicazione della procedura di sequestro delle merci alla frontiera anche in caso di mero transito doganale.
L’intervento tempestivo per arrestare la circolazione delle merci contraffatte che fanno il loro ingresso sul territorio nazionale di uno stato significa superiori possibilità di evitare il rischio di circolazione e conseguente esportazione e reimportazione nei paesi membri delle stesse per il territorio europeo e di emarginazione del danno che tale libera circolazione causa all’impresa che ne subisce l’attività di contraffazione.
L’insieme coordinato delle modifiche alle disposizioni prospettate dalla novella che incidono sul codice della proprietà industriale porteranno al rafforzamento dell’esclusiva del titolare del marchio d’impresa registrato, con la conseguenza per le imprese che registrano i loro marchi di potersi avvalere in maniera più ampia ed efficace dei diritti connessi alla procedura di registrazione e all’ammodernamento del sistema in difesa degli asset immateriali delle imprese in conformità di quanto già previsto dal diritto dell’Unione e in vigore negli altri stati membri che hanno armonizzato il loro sistema a quello comunitario.
di Michela Maggi
