Brevetti: dal 1° giugno si cambia

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L’Italia è da sempre un paese vivace nell’ambito brevettuale, come dimostrano le 4.919 domande di brevetto depositate nel 2021 presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e le 38.374 depositate nel 2022 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), presentate per tutelare soluzioni nuove ed inventive in Italia e in Europa.

Dal 1° giugno, dopo anni di lavori preparatori, prenderanno vita il nuovo Brevetto Europeo ad effetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), determinando una rivoluzione nel campo della proprietà intellettuale. Infatti, il nuovo Brevetto Europeo ad effetto Unitario consentirà di ottenere con un’unica procedura centralizzata, una protezione brevettuale uniforme ed estesa in tutti gli stati membri dell’Ue che hanno aderito al nuovo sistema unitario di protezione brevettuale (senza la necessità, quindi, di ottenere la convalida in ciascun paese). Una possibilità che si affiancherà alla tutela brevettuale nazionale ed europea già esistente. Inoltre, il nuovo TUB consentirà di azionare e tutelare il proprio titolo di privativa con una sola procedura e ottenere così una decisione efficace in tutti i paesi membri dell’accordo. Tutto questo al fine di rendere l’accesso al sistema di tutela brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, garantendo decisioni più rapide, nonché l’uniformità del diritto in tutti i paesi aderenti (evitando contrasti di decisioni) , favorendo dunque la certezza del diritto e di conseguenza degli investimenti.

Si tratta evidentemente di un tema cruciale per gli imprenditori e i professionisti del settore brevettuale, tema che è stato affrontato in occasione del convegno organizzato dallo studio legale Portolano Cavallo e dallo studio di consulenza in proprietà intellettuale Modiano & Partners, grazie agli interventi di vari esperti di rilievo internazionale in campo brevettuale.

Durante l’evento, sono emersi numerosi spunti di riflessione: indubbiamente questo nuovo sistema brevettuale è un progetto ambizioso, con la nomina di una corte con norme sostanziali e procedurali che affondano le loro radici nelle tradizioni giuridiche degli stati membri dell’accordo sul TUB. Al contempo, questo tribunale ha l’aspirazione di dare vita a una propria dottrina e giurisprudenza, autonoma e distinta da quella degli stati firmatari dell’accordo. Tutto questo nell’ottica di formare una corte che prenda decisioni in tempi rapidi (un anno circa), in cui le parti saranno a tal fine chiamate ad esporre tutte le proprie argomentazioni sin dalle primissime fasi del procedimento, e che giudicherà nel rispetto
dei principi di proporzionalità, flessibilità ed equità, assicurando standard elevati di qualità sia sul piano giuridico sia tecnico (grazie alla rilevante novità costituita dalla presenza, accanato ai giudici togati, anche dei giudici tecnici).

Altro tema discusso e su cui i titolari dei brevetti sono chiamati sin da ora ad assumere decisioni oculate e strategiche è la possibilità di esercitare il diritto di “opt- out”, ossia la possibilità di tenere fuori i propri brevetti europei già concessi dal sistema unitario e dunque dalla competenza del TUB. Come sottolineato durante il convegno, i pros e i contras dell’“opt-out” vanno valutati con attenzione e certamente molteplici sono i fattori da prendere in considerazione, fra i quali le dinamiche dello specifico mercato di riferimento, le strategie dei competitor su questi temi, nonché il budget effettivamente allocato per la protezione dei propri titoli di privativa brevettuale.

Qual è il ruolo dell’Italia nel nuovo ecosistema brevettuale europeo? 

L’Italia è sede di una Divisione Locale del nuovo TUB. È inoltre attualmente la candidata favorita per ospitare, accanto a Parigi e Monaco, la terza sezione della Divisione Centrale al posto di Londra, a seguito della Brexit. Si è in attesa, in queste settimane di una decisione su questo aspetto, auspicando che sia positiva.

Con il nuovo Tribunale, cosa cambia per chi vuole richiedere un brevetto?

La finalità principale di questo sistema brevettuale è aumentare la cooperazione tra gli stati membri dell’Unione europea nel settore dei brevetti, rafforzando significativamente lo sviluppo di un mercato interno nell’ambito dell’Ue caratterizzato da diritti uniformi e dall’elaborazione di un sistema unitario atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni.

Oltre agli effetti di sistema che il brevetto unitario e la corte avranno nel panorama europeo, questa nuova procedura determinerà significativi vantaggi per le imprese. “Innanzitutto, i titolari dei brevetti con effetto unitario e dei brevetti europei rispetto ai quali non sarà esercitato l’opt-out potranno rivolgersi alla nuova corte per ottenere, con un unico procedimento, decisioni efficaci in tutti gli stati firmatari dell’accordo – commenta Maria Balestriero di Portolano Cavallo . In tal senso, il TUB garantirà decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e delle altre parti coinvolte nel procedimento. Inoltre, la presenza di giudici tecnici accanto ai giudici togati è a garanzia di decisioni approfondite sia da un punto di vista tecnico che giuridico. Anche i costi e le spese da sostenere per instaurare una causa davanti alla nuova corte, sebbene maggiori rispetto ad una causa in Italia, saranno invece inferiori rispetto a quelli da sostenere nel caso fosse necessario attivarsi davanti apiù di un tribunale nazionale. La parte vittoriosa potrà infine ottenere il rimborso della pressoché totalità dei costi sostenuti nel processo, con il solo limite di un tetto per le spese legali, stabilito in base al valore della causa”.

Cosa si deve fare per poter sfruttare al meglio questa opportunità?

È indubbio che dal 1° giugno la rilevanza strategica del contenzioso brevettuale per le aziende italiane è destinata ad aumentare – prosegue Lydia Mendola di Portolano Cavallo. In questo senso, anche i brevetti europei già concessi saranno sottoposti alla competenza della nuova corte a meno che non venga fatta richiesta di opt-out dal sistema unitario, comunque revocabile per una sola volta e sempre che ricorrano le condizioni per farlo. È dunque fondamentale che le imprese operino scelte consapevoli, adottando un approccio strategico, avvalendosi della consulenza di team integrati, composti da avvocati e consulenti brevettuali, per adottare la strategia più efficace sia da un punto di vista dei costi che del futuro enforcement”.

Al convegno hanno partecipato Lydia Mendola, partner di Portolano Cavallo, Maria Balestriero, of counsel di Portolano Cavallo; Micaela Modiano, partner di Modiano & Partners; Alessandro Sanchini, consulente brevettuale di Modiano & Partners, recentemente nominato Giudice Tecnico del TUB; Willem Hoyng, presidente del Comitato Consultivo del TUB, membro della commissione che ha redatto le Rules of Proceedings della nuova corte, nonché professore di diritto della Proprietà Intellettuale all’Università di Tilburg; Marina Tavassi, membro della commissione che ha redatto le Rules of Proceedings della nuova corte, in precedenza presidente della Corte d’Appello di Milano nonché della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano; Sabine Agé, partner dello studio francese Hoyng Rokh Monegier.

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